[특허, 톡!] 先상표출원, 後사업자등록이 안전

최근 카페를 운영하는 한 고객이 상표침해 경고장을 받았다고 하면서 필자에게 대응 방안을 문의했다. 고객의 상호와 유사한 상호를 상표로 먼저 등록받은 권리자가 상표권 침해이니 상호를 변경해 달라는 경고장이었다. 등록받은 상표와 고객의 상호가 극히 유사했고, 등록받은 서비스업도 동일했기에 상표권 침해가 성립하는 경우였다.

고객이 카페를 창업한 시기가 상표를 출원한 시점 이후여서 선사용권도 인정될 수 없었고, 상표 출원일 이전에 유사한 상표가 발견되지 않아 상표권에 무효사유도 발견되지 않았다. 마지막으로 해당 상표권이 3년 이상 사용되지 않아 불사용 취소심판을 청구해 취소시킬 수 있는지 살펴보았지만, 상표권자가 등록 상표와 동일한 상호로 카페를 운영하고 있었고, 상표권 등록일로부터 3년의 기간도 경과하지 않은 경우로 불사용 취소심판도 불가능한 상황이었다.

결국 고객에게 상대방 주장대로 상호를 변경하든지 아니면 상대방과 협상을 해 일정한 대가를 지급하고 실시권을 허락받는 방법밖에 없다고 설명했다. 고객은 고민 후에 상호를 변경하기로 결정했고 몇 개의 상표 후보군 명칭을 필자에게 제시했다. 필자는 여러 개의 명칭 중에서 등록 가능성이 높은 명칭을 선별해 고객에게 알려주었고, 고객은 최종적으로 변경할 상호명을 결정했다. 고객은 상호명에 대해 로고 작업을 한 후에 작업이 완료되면 바로 상표출원을 진행하겠다고 알려왔다.

이렇게 타인의 침해 경고장을 받고 상호를 변경하는 경우가 적지 않게 일어난다. 이런 상황을 피하려면 상표를 등록받은 이후 사업자등록을 하는 것이 가장 확실하다. 사업자등록과 상표출원을 거의 동시에 진행하더라도 상표출원이 거절되는 경우가 발생할 수 있기 때문이다. 사업자등록 후 간판 및 인테리어 작업을 하고 영업을 하다가 1년 정도 후에 상표가 거절되면 난감한 상황이 된다. 프랜차이즈 가맹점이라도 개설한 경우라면 더욱 그렇다.

비용이 추가되지만 우선심사신청을 하면 2~3개월 정도 후에 심사 결과를 받아볼 수 있다. 상표출원과 우선심사신청을 한 후 약 2~3개월 후 거절이유가 없으면 출원공고결정서가 발행되는데, 제3자에 의한 이의신청이 제기되는 경우는 극히 드물기 때문에 그때 사업자등록을 신청하는 것이 비교적 안전한 방법일 수 있다. 그렇다면 상표출원을 사업자등록보다 먼저 진행하는 것이 정답일 수 있다.