[특허, 톡!] 특허출원 전 발명을 공개한 경우 특허가 가능한가?

이태영 특허법인 서한 파트너변리사

특허법 제29조 제1항은 특허 출원 전 공개된 발명은 신규성 흠결로 특허받을 수 없다고 규정하고 있으며, 이어 제2항은 특허 출원 전 공개된 발명으로부터 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 발명은 진보성 흠결로 특허 받을 수 없다고 규정하고 있다. 따라서 자신이 새롭게 개발한 발명이라도 특허 출원 전에 공개한 경우에는 특허 받을 수 없음이 원칙이다.

하지만 특허법 제30조는 출원인이 자신의 발명을 공개한 경우 공개일로부터 1년 이내에 출원하는 경우 제29조 제1항 및 제2항에 해당하지 않는 것으로 취급하여 특허 출원을 가능하도록 하고 있다. 제30조의 적용을 받기 위해서는 특허 출원 시 공지예외주장의 취지를 표시하고 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다.

다만, 유의할 점은 제30조에 의한 공지예외주장 출원 제도는 자신이 공개한 발명으로부터 신규성 흠결 또는 진보성 흠결로 거절되지 않는다는 것이지 출원일 자체가 공개일로 소급되는 것은 아니라는 것이다. 따라서 공개일과 공지예외주장 출원일 사이에 제3자의 동일한 발명에 대한 출원이 있는 경우에는 제36조의 선출원 요건에 위반되어 거절될 수 있다.

해외출원까지 고려한다면 셈법은 더 복잡해진다. 한국과 미국은 공지 사유를 불문하고 1년의 유예기간(grace period)을 인정하고 있지만, 중국 및 유럽 등 일부 국가는 공지예외적용 사유를 지정된 국제박람회 발표 등으로 한정하고 있으며 유예기간도 6개월로 짧게 규정하고 있다.

따라서 한국 및 유럽에서 비즈니스를 하고 있는 경우에 발명이 유럽 특허청이 지정한 국제박람회 등에 공지된 것이 아니라면 공개일로부터 6개월 이내에 한국에서 공지예외주장 출원을 하더라도 한국에서는 특허를 받을 수 있지만 유럽에서는 자신의 발명 공개로 특허를 받을 수 없게 되는 문제가 발생하게 된다.

이러한 리스크 때문에 실무적으로 공지예외주장을 이용한 특허 출원은 극히 예외적인 경우에만 이용하는 것이 바람직하다. 특히 올해 3월 30일 자로 청구 범위를 기재하지 않고 pdf, ppt, doc 등의 자유로운 형식으로 명세서를 제출할 수 있는 임시 명세서 제출 제도가 도입되었으므로 긴급한 공개가 필요한 경우에 이 제도를 활용하는 것이 더 효과적이다.

이태영 특허법인 서한 파트너변리사