[특허, 톡!] KT&G의 이엠텍에 대한 특허권 이전등록청구 소송

이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사

이달 7일 KT&G는 전자담배 ‘릴’의 제조자개발생산(ODM) 업체인 이엠텍을 상대로 특허권 이전등록 청구 소송을 제기했다. 이엠텍이 KT&G의 특허를 무단 등록하였으므로 정당한 권리자인 KT&G로 특허권 명의를 이전해야 한다는 것이다. KT&G는 2017년부터 이엠텍과 전자담배 개발용역 계약을 체결하고 협력 관계를 유지해 온 것으로 알려져 이번 소송은 이례적인 것으로 평가되고 있다.

특허법상 발명자 및 정당한 승계인만이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지며(특허법 33조), 발명자 및 정당한 승계인이 아닌 무권리자의 특허출원은 거절되며, 착오 등록된 경우에는 무효이다. 특허법은 무권리자의 특허출원이 거절되면 정당한 권리자에게 30일 내로 특허출원할 권리를 부여하며(특허법 34조), 무권리자의 특허권의 무효 심결이 확정되면 정당한 권리자에게 30일 내로 특허출원할 권리를 부여한다(특허법 35조).

위 구제조치에도 불구하고 정당한 권리자가 무권리자의 특허권에 대하여 이전등록 청구가 가능한지 논란이 있었고, 2014년 대법원은 정당한 권리자에 대하여 특허법상에 별도의 구제조치가 존재하므로 이전등록 청구는 허용되지 않는다고 판결하였다(2014.05.16. 선고 2012다11310 판결). 해당 판결 이후 정당한 권리자의 구제조치를 강화하기 위해 2016년에 특허법 99조의2가 신설되어 정당한 권리자에게 특허권의 이전등록청구가 허용되었다.

KT&G의 특허권 이전등록 청구 소송은 위의 특허법 99조의2에 근거한 것으로 보인다. KT&G의 주장이 인정되려면 이엠텍이 등록한 특허발명이 ①KT&G가 발명을 한 경우이거나 ②KT&G가 계약상 승계한 경우이어야 한다. 정확한 사실관계는 소송을 통해 밝혀지겠지만 이엠텍이 등록한 특허 기술이 개발용역 과정에서 공동개발된 기술인지가 핵심 쟁점이 될 것으로 보인다.

통상 개발용역 계약 시 공동개발을 통하여 제품에 적용된 기술에 대한 특허권은 발주처의 소유로 하는 경우가 많으므로 이엠텍의 특허가 공동개발한 것이 아닌 자체개발한 기술에 대한 것인지의 여부와 용역개발 계약서상의 공동개발된 기술의 권리귀속 관련 조항의 해석에 따라 소송의 승패가 갈릴 것으로 생각된다.

최근 ‘릴’의 급성장으로 KT&G가 필립모리스를 제치고 시장점유율 1위를 달성했다. ‘릴’의 급성장에 기여했던 이엠텍은 시장점유율 3위 업체인 BAT의 신규 ODM 업체로 선정됐다. 급성장하는 전자담배 시장의 추이가 주목된다.

이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사